Due diligence de propiedad intelectual antes de una adquisición

Un comprador adquiere una empresa de software atraído, sobre todo, por su tecnología propietaria. Seis meses después del cierre, recibe una carta de un competidor que reclama que parte de esa tecnología usa código bajo una licencia de código abierto con condiciones que la empresa nunca cumplió. El precio que pagó por la "propiedad intelectual" del negocio incluía, sin que nadie lo supiera con certeza, un riesgo legal que ahora es completamente suyo.

Comprar una empresa sin revisar a fondo sus patentes, marcas, derechos de autor y licencias es un riesgo silencioso: no aparece en los estados financieros, no se nota en una visita a las instalaciones, y sin embargo puede representar una parte sustancial del valor que se está pagando, o del riesgo que se está heredando. Este artículo explica qué debe cubrir un due diligence de propiedad intelectual antes de cerrar una adquisición.

Por qué el due diligence de propiedad intelectual no es un trámite legal más

En cualquier proceso de M&A existen distintos frentes de revisión: financiero, fiscal, laboral, legal corporativo. El due diligence de propiedad intelectual suele tratarse como una casilla más dentro de la revisión legal general, cuando en realidad merece un análisis propio, sobre todo en empresas donde buena parte del valor no está en los activos físicos, sino en marcas, patentes, software propio o relaciones contractuales de licenciamiento.

La razón es sencilla: si la propiedad intelectual que sostiene la propuesta de valor del negocio no está correctamente protegida, o no le pertenece realmente a la empresa que se está comprando, el comprador puede estar pagando un precio calculado sobre un activo que, legalmente, es más frágil de lo que parece.

Qué debe cubrir un due diligence de propiedad intelectual completo

La propiedad industrial (patentes, marcas, diseños industriales) y la propiedad intelectual en sentido amplio (que incluye derechos de autor sobre software y contenidos) se revisan con metodologías distintas. En una adquisición tecnológica, el análisis del código y las licencias de software es tan importante como el registro formal de patentes y marcas.

Los riesgos de patentes y marcas que con más frecuencia aparecen en una adquisición

Un ejemplo de cómo un hallazgo cambia la negociación

Consideremos una empresa de software que factura 30 millones de pesos anuales, con un múltiplo de valuación acordado preliminarmente de 6 veces ingresos, es decir, 180 millones de pesos. Durante el due diligence de propiedad intelectual aparecen dos hallazgos: una parte del código base usa una librería bajo una licencia copyleft que obligaría a liberar el código propio si se distribuye tal cual, y la marca comercial bajo la que opera el producto nunca se registró formalmente, solo se usa de hecho.

Ninguno de los dos hallazgos necesariamente cancela la operación, pero ambos cambian los términos de la negociación: el comprador puede pedir un ajuste de precio, una retención en garantía (escrow) hasta que se resuelvan, o una cláusula de indemnización específica que lo proteja si el riesgo se materializa después del cierre.

Cómo estos riesgos de PI en M&A afectan el precio de la transacción

Un due diligence de propiedad intelectual bien hecho no solo protege al comprador de una sorpresa legal después del cierre, también es una herramienta de negociación. Si se identifican riesgos (una marca sin registrar en un mercado clave, una cadena de cesión incompleta, una dependencia de licencias de software sin resolver), el comprador puede usar esos hallazgos para negociar un ajuste de precio, exigir que el vendedor los resuelva antes del cierre, o incluir garantías e indemnizaciones específicas en el contrato de compraventa.

Del lado del vendedor, llegar a la negociación con la propiedad intelectual ya ordenada (titularidad clara, registros vigentes, cesiones documentadas) elimina uno de los frentes más comunes donde un comprador reduce su oferta, y acelera el cierre de la operación.

Due diligence de propiedad intelectual vs. due diligence financiero: por qué se complementan

El due diligence financiero responde si las utilidades que reporta la empresa son reales y sostenibles. El due diligence de propiedad intelectual responde una pregunta distinta pero igual de relevante: si los activos que sostienen esas utilidades (la marca que genera las ventas, la tecnología que reduce los costos, el software que se licencia a terceros) realmente le pertenecen a la empresa y están protegidos frente a terceros.

En negocios donde el valor depende fuertemente de intangibles, ningún due diligence financiero, por riguroso que sea, puede sustituir esta revisión. Son ejercicios complementarios, no alternativos.

Quién debe involucrarse en la revisión de propiedad intelectual

Este due diligence normalmente lo lidera un abogado especializado en propiedad industrial e intelectual, no el despacho de M&A generalista, precisamente porque revisar la validez de una patente o los términos de una licencia de software exige un conocimiento técnico específico. En adquisiciones tecnológicas complejas, también conviene incorporar a alguien con capacidad de revisar el código fuente y las dependencias de software, ya que ahí suele esconderse buena parte del riesgo de licencias de código abierto.

El momento en que se involucra a este especialista también importa. Incorporarlo desde la carta de intención, no hasta que el contrato de compraventa ya está en borrador avanzado, da tiempo suficiente para que cualquier hallazgo se resuelva o se refleje en el precio, en lugar de convertirse en una negociación de último minuto que pone en riesgo el cierre de la operación.

En Flint Consulting® acompañamos a compradores y sus asesores legales en la coordinación de un due diligence integral que combina la revisión financiera con la de propiedad intelectual, para que ningún riesgo silencioso quede fuera del análisis antes de cerrar una adquisición.

Si estás evaluando la adquisición de una empresa con activos intensivos en marca, tecnología o propiedad intelectual, conversemos sobre cómo estructurar un due diligence integral, financiero y de propiedad intelectual.

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