Cómo proteger tu marca al expandir tu negocio a Estados Unidos: registro ante el USPTO

Muchas empresas mexicanas que abren su primera operación en Estados Unidos invierten meses en estructurar la filial y el estatus migratorio del equipo directivo, y dejan la marca para después. Es un orden de prioridades invertido: una marca sin registro federal en Estados Unidos puede ser registrada legalmente por alguien más, incluido un competidor, mientras la empresa mexicana ya está vendiendo bajo ese nombre.

El registro de marca en México ante el IMPI no tiene ningún efecto legal en Estados Unidos. Son sistemas independientes, y expandirse sin registrar la marca ahí no es un ahorro, es un riesgo que se acumula mientras el negocio crece.

Tu registro de marca en México no protege tu negocio en Estados Unidos

La propiedad industrial se rige por el principio de territorialidad: un registro de marca solo produce efectos dentro del país que lo otorgó. Una marca registrada ante el IMPI en México no impide que un tercero registre esa misma marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) para productos o servicios similares, y una vez registrada ahí, ese tercero puede impedir que la empresa mexicana original use su propio nombre comercial en territorio estadounidense.

Por qué necesitas un abogado licenciado en Estados Unidos para registrar tu marca ante el USPTO

Desde el 3 de agosto de 2019, la USPTO exige que todo solicitante domiciliado fuera de Estados Unidos esté representado por un abogado con licencia vigente para ejercer en algún estado de ese país. Antes de esa fecha, un solicitante extranjero podía presentar su propia solicitud o hacerlo a través de un abogado de su país; ambas opciones ya no están disponibles. La regla aplica también al mantenimiento y renovación de marcas ya registradas, y a cualquier procedimiento ante el Tribunal de Apelaciones y Audiencias de Marcas (TTAB).

La medida busca combatir solicitudes fraudulentas y el uso indebido de datos de abogados estadounidenses reales. En la práctica, significa que ninguna empresa mexicana puede tramitar su marca directamente ante la USPTO, ni siquiera con el apoyo de su abogado mexicano de confianza: se requiere representación de un abogado con licencia estadounidense.

Dos caminos para registrar tu marca en Estados Unidos: solicitud directa o Protocolo de Madrid

Existen dos rutas principales. La primera es presentar una solicitud directa ante la USPTO, a través del abogado licenciado en Estados Unidos, indicando la base legal correspondiente (uso real en el comercio, intención de uso, o un registro extranjero previo). La segunda es aprovechar que México es parte del Protocolo de Madrid desde el 19 de febrero de 2013: la empresa puede presentar, a través del IMPI como oficina de origen, una solicitud internacional que designe a Estados Unidos como uno de los países donde busca protección.

Qué proteger primero: la clasificación de Niza y el uso real de tu marca en Estados Unidos

El registro no protege "la marca" en abstracto, sino la marca aplicada a productos o servicios específicos, clasificados conforme a la Clasificación de Niza. Elegir mal la clase, o describir de forma genérica los productos y servicios, puede dejar sin protección justo la actividad que la empresa planea desarrollar en Estados Unidos. Si la solicitud se basa en intención de uso, la marca deberá acreditar su uso real en el comercio estadounidense antes de que el registro se conceda de forma definitiva.

Cómo mantener viva tu marca en Estados Unidos: declaración de uso y renovaciones

El registro de una marca en Estados Unidos no es un trámite de una sola vez. Entre el quinto y sexto año debe presentarse una declaración de uso que confirme que la marca sigue empleándose en el comercio; entre el noveno y décimo año corresponde la primera renovación, y después, renovaciones cada diez años. Omitir cualquiera de estos plazos puede derivar en la cancelación del registro, dejando de nuevo expuesta a la empresa frente a terceros.

Registra tu marca en Estados Unidos antes de que alguien más lo haga

El costo de registrar una marca en Estados Unidos es, casi siempre, menor que el costo de recuperarla o de litigar por su uso una vez que un tercero la registró primero. En Flint Consulting® coordinamos, junto con abogados licenciados en Estados Unidos, la protección de marca como parte de la estrategia integral de expansión de nuestros clientes hacia ese mercado. Si tu empresa está por expandirse a Estados Unidos y aún no ha registrado su marca ahí, conversemos antes de que avance más la operación.

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